Tribunal judiciaire de Paris — CT0196

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 21/03573 No Portalis 352J-W-B7F-CT6QH No MINUTE : Assignation du : 04 mars 2021 JUGEMENT rendu le 30 mars 2023 DEMANDERESSE S.A.R.L. GAIATREND [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LUMABECA [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mélanie VION de la SELARLU MÉLANIE VION AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1488 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Elodie GUENNEC, Vice-présidente Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Caroline REBOUL, Greffière en présence de Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation DEBATS A l'audience du 23 janvier 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 30 mars 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société à responsabilité limitée Gaiatrend, fondée en 2008, conçoit et fabrique des cigarettes électroniques et des liquides pour cigarettes électroniques dits "e-liquides". Elle est titulaire d'une licence exclusive d'exploitation portant sur la marque de l'Union européenne "FR4 " enregistrée par M. [S] [U] sous le no 013515581 pour désigner notamment en classes 3, 10 et 34 des arômes ou additifs pour les recharges de cigarettes électroniques, les e-liquides pour cigarettes électroniques et les fluides et liquides aromatiques pour cigarettes électroniques.

2. La société Lumabeca, crée en 2013, commercialise des cigarettes électroniques, des e-liquides et des concentrés d'arômes, sous la marque Liberty-Vap, et ce, sur son site internet accessible à l'adresse <www.liberty-vap.fr>.

3. La société Gaiatrend indique avoir découvert en décembre 2020 que la société Lumabeca proposait à la vente des arômes pour la fabrication de liquides pour cigarettes électroniques sous le signe "CLASSIC FR4" et son abréviation "CFR4", ce qu'elle a fait constater par huissier de justice le 15 décembre 2020.

4. Par une ordonnance du 13 janvier 2021, la société Gaiatrend a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société Lumabeca. Les opérations se sont déroulées le 11 février 2021 et par acte d'huissier du 4 mars 2021, la société Gaiatrend a fait assigner la société Lumabeca devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.

5. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 mars 2022, la société Gaiatrend demande au tribunal de : - Débouter la société Lumabeca de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ; - Dire qu'en fabriquant et commercialisant des arômes pour e-liquides, sous le signe "CLASSIC FR4" et son abréviation "CFR4", la société Lumabeca a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de GAIATREND en application des dispositions de l'article 9 b) du Règlement UE no2017/1001 ; Subsidiairement, - Juger, qu'en commercialisant des arômes pour e-liquides sous le signe "CLASSIC FR4" et son abréviation "CFR4", la société Lumabeca a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en application de l'article 1240 du code civil ; En conséquence, - Interdire à la société Lumabeca, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, d'importer, d'exporter, de faire fabriquer, de fabriquer, d'offrir à la vente et/ou de commercialiser sur le territoire de l'Union européenne des arômes pour e-liquides marqués "CLASSIC FR4", "CFR4" et plus généralement "FR4" ; - Ordonner sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, que les produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et détruits aux frais de la société Lumabeca; - Condamner la société Lumabeca à verser à la société Gaiatrend: * la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; * subsidiairement, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre et résultant des mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon. - Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société Gaiatrend et aux frais de la société Lumabeca sans que le coût global de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT ; - Ordonner, en outre, la publication par la société Lumabeca, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page de son site internet https://liberty-vap.fr/, dans un bandeau de couleur rouge, le texte suivant, en lettres noires de taille égale de caractère Verdana taille 12, dans la totalité de l'espace dudit bandeau, et ce pendant une durée ininterrompue d'un mois, sous astreinte de 1000 (mille) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement : "Par jugement de Tribunal judiciaire de Paris du?., la société Lumabeca été condamnée pour avoir commis des actes de contrefaçon / de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant un arôme pour e-liquide reproduisant la marque "FR4" de la société Gaiatrend" ; - Condamner la société Lumabeca au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, ce compris les frais d'huissiers relatifs aux procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon précités ; - Condamner la société Lumabeca aux entiers dépens de la

procédure

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

procédure

civile.

6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2022, la société Lumabeca demande au tribunal de : - Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 11 février 2021 et des opérations de saisie-contrefaçon afférentes ; - Prononcer la nullité du procès-verbal de constat internet en date du 15 décembre 2020; - Ecarter des débats le procès-verbal de constat internet en date du 15 décembre 2020 dépourvu de toute force probante ; - Prononcer la déchéance totale des droits de la société Gaiatrend sur la marque de l'Union européenne FR4 no013515581 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne à compter du 20 octobre 2016 ; A titre subsidiaire, - Prononcer la déchéance partielle des droits de la société Gaiatrend sur la marque de l'Union européenne FR4 no013515581 pour l'ensemble des produits qu'elle désigne à compter du 20 octobre 2016 : en classe 3 : les " Parfums; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Eaux de senteurs; Arômes " ; en classe 10 : les " Inhalateurs de nicotine à usage médical " ; en classe 34 : les " Arômes ou additifs pour les recharges de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; Tabac; Articles pour fumeurs; Cigares et cigarettes; Boîtes et coffrets pour cigares et cigarettes; Cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de chichas électroniques ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; Dispositifs électroniques pour fumeurs servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de chichas électroniques ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; Cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, chichas électroniques ou pipes électroniques contenant des succédanés du tabac non à usage médical; Cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; Inhalateurs de nicotine non à usage médical; dispositifs électroniques d'inhalation; dispositifs électroniques d'inhalation"; - Débouter la société Gaiatrend de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société Gaiatrend de ses demandes formées en contrefaçon de marque ; - Débouter la société Gaiatrend de ses demandes formées à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire ; A titre infiniment subsidiaire, - Fixer à la somme de 86.44 euros les dommages-intérêts prononcés à l'encontre de la société Lumabeca au regard de l'attestation comptable versée aux débats ; En toutes hypothèses, - Condamner la société Gaiatrend à verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; - Condamner la société Gaiatrend aux entiers dépens.

7. L'instruction a été close par ordonnance du 07 avril 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 23 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon Moyens des parties

8. La société Lumabeca soutient que la

procédure

de saisie-contrefaçon n'est pas régulière faute de signification prélable de l'ordonnance avant le commencement des opérations ; elle soutient en substance que la signification de l'ordonnance rendue sur requête par dépôt à l'étude de l'huissier de justice n'est pas régulière.

9. La société Lumabeca ajoute qu'à l'adresse de son siège social se situe également le domicile personnel de sa gérante (au premier étage), clairement distinct de ses locaux professionnels (au rez-de-chaussée). Elle en déduit que l'huissier a outrepassé sa mission en pénétrant dans les locaux d'habitation privée et que le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être annulé pour ce second motif également.

10. La société Gaiatrend conclut quant à elle à la validité des opérations de saisie-contrefaçon. Elle soutient d'abord que la signification de l'ordonnance par dépôt en son étude par l'huissier de justice est parfaitement régulière en l'absence de la partie saisie sur les lieux. Elle ajoute qu'un avis de passage a été laissé au domicile du saisi qui a en l'occurrence pris connaissance de l'ordonnance dès le lendemain. Elle ajoute que l'huissier ignorait que le rez de chaussée correspondait à des locaux professionnels et le premier étage à une partie habitation et que le rez de chaussée était inaccessible par le premier étage. Elle fait à cet égard valoir que l'huissier a respecté les limites de sa mission car selon le procès-verbal de saisie l'huissier n'est pas entré dans les pièces non utilisées à titre professionnel et a demandé à l'informaticien de cesser ses investigations sur l'ordinateur portable dès qu'il a constaté qu'il était utilisé à des fins privées. Appréciation du tribunal

11. Selon l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. (...)

12. Il résulte en outre de 495 du code de

procédure

civile que l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

13. Ces dispositions sont constamment interprétées en ce sens que l'ordonnance et la requête doivent impérativement être présentées à la personne à laquelle elles sont opposées avant le début des opérations (Cass. Civ. 1ère, 19 mars 2015, pourvoi no 13-25.311, Bull. 2015, I, no 65). Il est ainsi constamment jugé que "La signification à l'étude de l'huissier de l'ordonnance ayant autorisé sur requête une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de

procédure

civile ne peut tenir lieu de remise de l'ordonnance et de la requête à celui à qui la mesure est opposée, exigée par l'article 495, alinéa 3, du même code." (Cass. Civ. 2ème , 23 juin 2016, pourvoi no 15-19.671, Bull. 2016, II, no 170 ; Cass. Civ. 2ème , 10 février 2011, pourvoi no 10-13.894, Bull. 2011, II, no 36).

14. Autrement dit, la signification de l'ordonnance par un acte remis à l'étude de l'huissier préalablement à la conduite des opérations ne peut pallier le défaut de remise de la copie de l'ordonnance et de la requête au saisi exigée pour assurer le respect du principe de la contradiction (Cass. Civ. 2ème, 27 févr. 2014, pourvoi no 13-10.010), à moins que le juge des requêtes ait spécialement prévu dans l'ordonnance la possibilité de retarder la notification de la décision lorsque l'efficacité de la mesure le justifie (Cass. Civ. 2ème, 4 septembre 2014, pourvoi no 13-22.971) ou lorsque l'huissier de justice se heurte à une opposition de la personne subissant la mesure (Cass. Civ. 2ème, 30 novembre 2016, pourvoi no 15-15.035, Bull. 2016, II, no 259).

15. En l'occurrence, l'huissier de justice a réalisé les opérations de saisie en l'absence de la représentante de la société Lumabeca sur les lieux (pendant une période de vacances scolaires), sans qu'aucune circonstance ne justifie de ne pas respecter ici les dispositions de l'article 495 du code de

procédure

civile. Il y a donc lieu d'annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître [Z], huissier de justice, le 11 février 2021, à la requête de la société Gaïatrend. 2o) Sur la nullité du procès-verbal de constat réalisé sur internet Moyens des parties

16. Selon la société Lumabeca, le constat réalisé sur internet du 15 décembre 2020 est nul faute pour l'huissier d'avoir respecté certains prérequis techniques (description du matériel informatique utilisé, indication des pare-feux employés, descriptions des logiciels anti-virus employés, précision quant au paramètrage de définition de l'écran, suppression des données de navigation ; elle relève également des incohérences dans le constat d'huissier et en particulier une heure de décalage entre le début des opérations à 15h36 et la connexion au serveur du gestionnaire de nom de domaine (14h43).

17. La société Gaiatrend conclut au rejet du moyen de nullité du procès-verbal, les prérequis visés par la société Lumabeca n'étant selon elle pas de nature à interférer avec le contenu du site internet et n'étant pas imposés à peine de nullité. Appréciation du tribunal

18. En l'occurrence, le tribunal constate que l'huissier a amplement décrit le matériel informatique et le navigateur utilisé, vidé le cache du navigateur, supprimé les données de navigation, vérifié que la connexion à partir d'un serveur Proxy était désactivée, vidé la corbeille et synchronisé l'horloge (cf constat page 2/21, pièce Gaïatrend no8). Ces éléments permettent de garantir l'intégrité des contenus numériques téléchargés par l'huissier lors de ses opérations, tandis que la société défenderesse n'offre pas de caractériser en quoi les vérifications manquantes (paramètrage de l'écran, description des pare-feux et logiciels anti-virus installés) pourraient apparaître comme ayant été de nature à vicier ses opérations. Il n'y aura donc pas lieu à annulation du procès-verbal de ce chef.

19. S'agissant du second moyen, le tribunal constate que les constatations sur le serveur du gestionnaire de nom de domaine ont eu lieu à 14h43 GMT, ce dernier acronyme signifiant Greenwitch Mean Time, avec lequel la France connaît un décalage d'une heure (supplémentaire). Aucune incohérence n'affecte donc les opérations réalisées en France par Me [O] le 15 décembre 2020 à partir de 15 h

36. La demande d'annulation du procès-verbal de constat réalisé sur internet à la requête de la société Gaïatrend est rejetée. 3o) Sur la déchéance de la marque "FR4" no013515581 Moyens des parties

20. Sur le fondement de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Lumabeca fait valoir que la marque "FR4" encourt la déchéance dès lors elle n'a pas, selon elle, été utilisée à titre de marque, c'est-à-dire pour indiquer l'origine commerciale du e-liquide sur lequel elle est apposée ; ce signe a selon elle toujours été utilisé pour indiquer une saveur, le seul signe perçu par le public pertinent comme une marque étant le signe "Alfaliquid". L'usage constaté du signe "FR4" ne peut donc valoir selon elle à titre de marque pour les produits et services visés à l'enregistrement.

21. La société Gaiatrend soutient pour sa part que le signe "FR4" est utilisé à titre de marque et qu'il permet au public d'identifier l'origine de ses produits et de les différencier de ceux d'entreprises concurrentes, au même titre que la marque ombrelle Alfaliquid. Elle rappelle que plusieurs décisions de ce tribunal et de la cour d'appel de Paris se sont déjà prononcées en ce sens. Appréciation du tribunal

22. L'article 58 du règlement, paragraphe 1, sous a) prévoit que le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage. En vertu du paragraphe 2 du même article, si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

23. En l'espèce, la recevabilité de la demande en déchéance formée non contre le titulaire mais contre le licencié exclusif ayant qualité à agir en contrefaçon n'a pas été contestée. Néanmoins, cette demande ne saurait affecter les droits du titulaire (M. [S] [U]), qui n'est pas partie à l'instance, et elle s'analyse en réalité, dans le cadre relatif du litige entre les parties, en une défense au fond, contre le licencié, tendant à rejeter ses prétentions fondées sur la marque en tant que celle-ci désigne certains produits pour lesquels l'usage sérieux n'est pas prouvé.

24. Il est constant que la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (voir notamment CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51).

25. La société Gaïatrend ne conteste pas employer sa marque FR4 exclusivement pour des produits qui ont en commun une saveur déterminée et que la marque Alfaliquid figure en grand format sur tous les flacons de e-liquide qu'elle commercialise quel que soit leur arôme.

26. Cependant, il est parfaitement loisible et permis à un opérateur économique d'indiquer la provenance d'un produit ou d'un service par plusieurs indications, de sorte que la coexistence de plusieurs marques sur un même produit n'implique pas que l'une ou l'autre marque n'est pas exploitée en tant que marque (ainsi, une marque exploitée en tant que partie d'une autre marque ou en combinaison avec elle peut même devenir distinctive par l'usage, CJCE, 7 juillet 2005, Société des produits Nestlé, C-353/03, dispositif et notamment points 26-27).

27. Il est tout autant permis d'exploiter une marque pour une sous-catégorie de produits ; par rapport à l'ensemble de la gamme, cette sous-catégorie a par définition une particularité, dont rien n'empêche qu'elle corresponde à une caractéristique essentielle du produit, et rien n'empêche que cette caractéristique soit la saveur de celui-ci. Le titulaire de la marque peut ainsi l'utiliser pour identifier, au sein de l'ensemble de ses produits, ceux qui partagent une même saveur, de la même manière qu'il pourrait rassembler ses produits sous des marques secondaires selon leur qualité, leur couleur, leur taille, leur période de fabrication, dès lors que le signe lui-même n'est pas descriptif de la caractéristique qu'il sert à identifier, ce qui relève du débat sur la validité et du caractère distinctif ou non du signe.

28. Autrement dit, le droit des marques ne prévoit aucun empêchement à ce qu'un signe, pour peu qu'il soit arbitraire, serve à la fois à distinguer une caractéristique du produit (comme sa saveur) et indiquer sa provenance.

29. En choisissant de désigner une saveur par un signe arbitraire qu'elle a fait enregistrer en tant que marque, une entreprise indique que cette saveur n'est pas une saveur générique (telle que "menthe poivrée" selon les mentions figurant sur l'un des flacons versés aux débats), mais la sienne, qui lui est propre (ici sa version du goût du tabac blond caramélisé de la société Gaïatrend). Il s'agit bien, à l'évidence, d'une indication d'origine, c'est-à-dire la fonction essentielle de la marque.

30. Il en résulte que l'emploi de la marque, par son titulaire, même sous une marque ombrelle, comme indication de la saveur des produits qu'elle revêt, est bien un usage en tant que marque de la part de son titulaire et apparaît ainsi insusceptible de justifier une déchéance. Le moyen tiré de la déchéance de la marque "FR4" no013515581 est donc rejeté. 4o) Sur la contrefaçon de marque Moyens des parties

31. La société Gaiatrend rappelle en premier lieu que la marque "FR4" est enregistrée pour désigner les arômes ou additifs pour les recharges de cigarettes électronique ; les e-liquide pour cigarettes électroniques ; les fluides et liquides aromatiques pour cigarettes électroniques, et qu'elle est très fortement distinctive, cette distinctivité étant accrue par la notoriété dont elle bénéficie. La société Gaiatrend ajoute que les termes "CLASSIC FR4 " et " CFR4 ", reprenant un terme descriptif anglais et son abréviation, n'ont aucun caractère distinctif, de sorte que le consommateur accordera une attention particulière à " FR4 ". La société Gaiatrend soutient que la société Lumabeca utilise la marque "FR4" pour des arômes, et donc pour des produits identiques à ceux désignés à l'enregistrement. La société Gaiatrend en déduit l' existence d'un risque de confusion.

32. La société Lumabeca soutient quant à elle que le signe "FR4" est faiblement distinctif car "FR" est l'abréviation de France, ce qui renvoit à l'origine française des produits, tandis que "4" est régulièrement utilisé pour désigner une saveur spécifique de tabac. La société Lumabeca ajoute que le signe FR4 n'est pas connu de la clientèle pour désigner l'origine commerciale d'un e-liquide pour cigarettes électroniques, mais un arôme spécifique, la société Gaïatrend commercialisant ses produits sous la marque ombrelle "Alfaliquid", qui seule selon elle est perçue par le public pertinent comme une indication d'origine des produits. La société Lumabeca ajoute faire usage du signe "FR4" dans le signe complexe suivant "AROME CLASSIC C FR4 LIBERTY VAP " qui se distingue selon elle fortement de la marque et, tout comme la société Gaïatrend, non pour désigner une origine mais l'arôme d'un produit, ce qui exclut selon elle tout usage à titre de marque. La société Lumabeca en déduit qu'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public pertinent. Appréciation du tribunal

33. Conformément à l'article 9-2 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne , sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: (...) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

34. Interprétant les dispositions en substance identiques au règlement de l'article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, aff. C-39/97, point 29 ; CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik, aff. C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, aff. C-251/95, point 22), en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

35. Afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ).

36. Il est également rappelé que l'appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (CJCE, 12 juin 2007, OHMI/Shaker, aff. C-334/05, point 41). L'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, points 41 et 42, ainsi que CJCE, 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, aff. C-193/06, points 42 et 43). La marque peut en effet conserver dans le signe complexe sa position distinctive autonome (arrêt Medion, CJCE, 6 octobre 2005, aff. C-120/04, points 30 et 36).

37. En l'occurrence, le signe FR4 est employé comme suit par la société défenderesse, précédé du signe "classic" ou d'un "C" dans l'expression complexe "Arôme classic CFR4 (liberty vap)" ; cf ci-dessous un extrait du constat réalisé sur le site internet de la société Lumabeca :

38. Il s'agit, comme au demeurant pour la société Gaïatrend, d'un usage à titre de marque.

39. Concernant le degré de similitude entre les produits, il est constant que les arômes concentrés vendus par la société Lumabeca entrent dans la composition des liquides aromatisés, et qu'ils en sont l'ingrédient qui donne audit liquide sa saveur. S'agissant en outre d'un arôme concentré dénommé « arôme tabac », il apparaît qu'il n'est employé par la défenderesse que pour la fabrication de liquides aromatisés pour cigarettes électroniques. Un produit, dont le seul objet est d'être l'ingrédient déterminant d'un autre, et en est ainsi le complément nécessaire, a évidemment avec celui-ci un très grand degré de similarité.

40. Le public pertinent est au moins pour partie le même que celui des produits pour lesquels la marque est enregistrée ; il est composé des consommateurs de cigarettes électronique (et de leur contenu les e-liquides), ainsi qu'en atteste la mention "Pour l'élaboration de vos liquides faits maisons Do it yourself" (faites le vous-même) figurant en légende des produits sur le site internet de la société Lumabeca. Constitué de consommateurs, le public pertinent apparaît d'attention moyenne, voire faible.

41. La ressemblance visuelle et auditive entre la marque et les signes est moyenne, en raison notamment de la présence du terme "classic" en attaque dans le signe argué de conterfaçon. Le tribunal observe néanmoins que le terme "classic" est descriptif du signe distinctif "FR4" ; le public pertinent le percevra comme signifiant que la société Lumabeca commercialise un produit "FR4" classique, y compris dans le signe plus complexe "Arôme classic CFR4 (liberty vap)", dans lequel le signe "FR4" a gardé sa position distinctive autonome. La ressemblance conceptuelle entre les signes et la marque est donc élevée.

42. Il n'est pas sérieusement contestable que les lettres « FR », employées seules, peuvent servir à désigner la France, ainsi que le relève la société Lumabeca. Mais le chiffre 4 s'y ajoute et n'a en lui-même aucun lien avec une provenance géographique, ni ne contribue à préciser ou modifier la désignation géographique exprimée par les lettres FR, de sorte que pris dans son ensemble, FR4 n'est pas composé exclusivement d'indications pouvant désigner la provenance géographique du produit, non plus que l'une de ses caractéristiques, aucune saveur ou odeur ne s'exprimant, à la connaissance du tribunal, en termes numériques.

43. Aussi, en raison de la très grande similarité des produits concernés comme de leur forte ressemblance conceptuelle, il en résulte que le public pertinent est amené à penser que le produit revêtu des signes "Classic FR4" est un produit authentique, fruit d'une collaboration avec la société Gaïatrend, ou pire, que le produit de la société Gaïatrend n'est pas authentique. Le risque de confusion est donc établi.

44. La contrefaçon de marques est retenue de sorte que les demandes subsidiaires fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire sont sans objet. 5o) Sur les mesures de réparation

45. En vertu de l'article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d'une marque de l'Union européenne.

46. Ainsi, en application du premier de ces textes, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2o Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

47. Toutefois (2nd alinéa de l'article L. 716-4-10 dont l'application est ici sollicitée), la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

48. Il est constant que la société Gaïatrend ne vend pas d'arômes ; les aômes commercialisés par la société Lumabeca s'adressent cependant aux mêmes consommateurs afin qu'ils réalisent eux-mêmes leurs flacons de e-liquide. Les ventes effectuées par cette société ont donc elles-mêmes affecté les propres ventes de la demanderesse, lui causant un préjudice commercial.

49. La société Lumabeca a réalisé un bénéfice du fait de la contrefaçon. Elle communique une attestation de son expert comptable selon laquelle le chiffre d'affaires réalisé sur les produits "Classic FR4", entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2021, s'est élevé 324,35 euros HT, et la marge brute à 172,05 euros.Ce bénéfice permet, conformément à l'article L. 716-4-10, de déterminer un préjudice pour la société Gaïatrend, car si ses droits avaient été respectés, elle aurait pu demander une rémunération pour l'usage de sa marque.

50. Par ailleurs, l'usage illicite de la marque a contribué à l'affaiblissement de la valeur distinctive de celle-ci. Ce préjudice moral peut être estimé, en tenant compte du volume assez faible de ventes réalisées par la société Lumabeca à la somme de 4.500 euros.

51. La société Lumabeca doit par conséquent être condamnée à payer 4.672,05 euros à la société Gaïatrend en réparation de son préjudice causé par l'intégralité des faits de contrefaçon commis par elle.

52. Il sera fait droit aux demandes d'interdiction et de retrait des circuits commerciaux en application des dispositions de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle. Les demandes de publication de la présente décision apparaissent en revanche disproportionnées au regard des autres dispositions de la présente décision. 6o) Dispositions finales

53. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de

procédure

civile, la société Lumabeca supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Gaïatrend la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile (cette somme incluant les frais de constat sur internet mais pas les frais de la saisie-contrefaçon annulée ).

54. Aucune circonstance ne justifiant d'y déroger, il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL,

DÉCLARE nul le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 février 2021 par Maître [Z], huissier de justice, à la requête de lasociété Gaïatrend ;

REJETTE la demande d'annulation du procès-verbal de constat dressé sur internet le 15 décembre 2020, par Maître [O], huissier de justice ;

REJETTE la demande aux fins de prononcer la déchéance de la marque de l'Union européenne "FR4" no 013515581 sur laquelle la société Gaïatrend bénéficie d'une licence exclusive ; DIT qu'en fabriquant et commercialisant des arômes pour e-liquides, sous le signe "CLASSIC FR4" et"CFR4", la société Lumabeca a commis des actes de contrefaçon de cette marque ; FAIT DÉFENSE à la société Lumabeca d'importer, exporter, faire fabriquer, fabriquer, offrir à la vente et/ou de commercialiser, sur le territoire de l'Union européenne, des arômes pour e-liquides marqués "CLASSIC FR4", "CFR4" et plus généralement "FR4", et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée courant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pendant 180 jours ;

ORDONNE que les produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et détruits aux frais de la société Lumabeca ;

CONDAMNE la société Lumabeca à payer à la société Gaiatrend la somme de 4.672,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;

REJETTE les demandes de publication du présent jugement ;

CONDAMNE la société Lumabeca aux dépens ;

CONDAMNE la société Lumabeca à payer à la société Gaïatrend la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile (en ce compris les frais d'huissiers relatifs aux procès-verbaux de constat) ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 30 mars 2023. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE